文/ 顏 士程 實習律師
.jpg)
案例
甲曾任A公司總經理，其於任職期間負責與客戶B接洽，並將由B委託，經A公司員工以客製化方式設計並繪製完成之Ｚ機器設計圖電子檔以及生產完成之機台交付予B。後甲自A公司離職，自行成立Ｃ公司並委託代工廠生產Ｚ機器，因而遭A公司提出刑事侵害營業秘密之告訴。甲則抗辯：可透過將X已公開銷售的機台拆解、測繪方式，獲知各零件內容，因此該機器設計圖之資訊不具備秘密性，故未違反營業秘密法。（改自臺灣臺中地方法院107年度智訴字第1號判決）
分析
企業是否侵害營業秘密，通常會涉及到兩個階段的判斷：法院會先在第一階段審查特定資訊是否構成營業秘密，接著才會在第二階段觀察行為人是否侵害營業秘密。簡言之，要先有秘密存在，才有侵害可言。
有關第二階段的判斷，我國的《營業秘密法》參考美國與日本的立法例，在第10條例示了一些侵害營業秘密的模式，其中一種就是去看行為人是否以不正當方法取得營業秘密。反過來說，如果行為人是透過正當合法的管道知悉，就不會有營業秘密法所規範的相關責任。舉例來說，如果是為公司執行業務的員工，只要有權限知悉，就屬於合法知悉營業秘密的類型，而不會構成營業秘密的侵害。
在營業秘密案件的審理程序當中，一種常見的抗辯是還原工程（Reverse Engineering，或稱逆向工程）的抗辯。原因在於，還原工程是《營業秘密法》立法理由當中明白揭示的正當合法手段。例如在美光與聯電的訴訟案，被告方的律師便曾提出還原工程的抗辯。不過有趣的是，如同本文一開始的案例中甲所採取的抗辯，該抗辯主張：DRAM設計規則的參數因為能透過還原工程取得，因此相關參數不具備秘密性。這樣的抗辯，看似打破了兩階段的判斷架構，以下會詳細分析背後的原因。
所謂的還原工程抗辯，根據立法理由，指的是第三人透過合法手段取得營業秘密所附著之物後，進而分析其成分、設計，取得同樣之營業秘密的情況。針對還原工程的定義，最高法院則有判決詳細說明如下：還原工程係指在合法取得特定產品的情況下，由他方自行演繹並得出該產品之處理流程、組織結構、功能效能及規格等設計要素，並藉此瞭解該產品之製造或研發方法等資訊的手段（最高法院110年度台上字第3193號判決意旨參照）。這些藉由還原工程所獲得之資訊，既然是由第三人自行研究開發所取得，自然就不是不公平競爭的成果，因而還原工程原則上並不會受到營業秘密法的管制。
一般來說，還原工程抗辯會影響到的是第二階段有無侵害營業秘密的判斷。就此，上述的最高法院判決進一步闡釋：「第三人透過不正當方法取得產品（如竊取未上市之原型機），並進行還原工程獲得營業秘密，縱使於還原工程中付出努力及成本，因其取得產品之方法本身不具正當性，自不應許其從違法行為取得任何利益。從而，第三人如主張所取得之資訊（營業秘密），可以透過還原工程而輕易得知，即應究明其是否以合法方式為之，倘若是透過不正當方法取得資訊，縱該資訊確可透過還原工程而輕易得知，仍屬營業秘密保護之標的」（最高法院110年度台上字第3193號判決）。由此可知，還原工程通常會影響到特定手段有無正當性，而不是特定資訊是否具備秘密性的判斷。
不過，還原工程的抗辯，在某些情況當中，還是會影響到特定資訊是否具備秘密性的判斷。比如說，就有法院判決指出：「若實施還原工程不需要太高的技術，涉及該類資訊之人只要將已公開之產品透過簡單的拆解、測繪或分析即可得知時，即應認為不具秘密性」（智慧財產及商業法院108年度刑智上訴字第37號判決）。在像是美光案的案件當中，被告律師想要嘗試論證的正是這點。畢竟，既然相關資訊可以透過還原工程取得，這就表示業界或一般人可以輕易得知相關資訊，從而該資訊並不構成所謂的營業秘密。這也是本文開頭的案例中甲所採取的訴訟策略。
然而，應注意者係，法院傾向於認為：如果特定廠商在進行還原工程時，仍須透過相當之人力、物力，方可獲得其中之資訊，則應認定該資訊依然處於秘密之狀態，否則多數產品之營業秘密均會因銷售行為而喪失其秘密性（臺灣臺中地方法院106年度智訴字第11號判決參照）。
這樣的想法也顯示在前述最高法院判決的行文當中：「倘若該還原工程之實施須付出相當之成本（如金錢、時間、專業儀器、專業知識等），足見該產品中之資訊並非輕易可得，第三人欲知其中之資訊，仍須付出相當心力方可獲得，堪認該資訊依然具有機密性，當受營業秘密之保護」（最高法院110年度台上字第3193號判決）。由此可見，法院傾向認為，還原工程的抗辯不至於影響到秘密性的認定。
總結來說，從立法理由、條文結構以及法院見解綜觀可知，還原工程是取得營業秘密的正當手段，因此通常不會構成營業秘密的侵害。不過，主張還原工程抗辯的企業，仍然要留意在還原工程過程前是否有涉及到任何不合法取得產品的手段，以免抗辯不被法院採納。至於還原工程的實施若具有一定難度，亦即要耗費相當人力物力等成本時，相關產品的資訊仍會是營業秘密法下具有機密性的營業秘密。但若此時企業是以正當方法取得產品而進行還原工程，則仍有機會主張還原工程抗辯。
撥打電話